2019外经贸法律服务月热点问题解答丨涉外知识产权及贸易壁垒

2.原来外国客户的中国合作方抢注了国内商标，我们是外国客户的新合作伙伴，请问我们定牌加工会侵权吗？原中国合作方抢注商标要怎么样去无效？提供了国外商标注册证，授权加工委托书，海关还不放货，怎么办？

黄悦波律师：第一个问题，根据现有法院判决的裁判点：1、贵公司的外国客户在该国有合法有效的商标注册；2、贵司有OEM贴牌生产的授权书，规范一点经公证认证；3、该批货物全部用于出口，不在中国市场销售的。我认为定牌加工行为不侵权。

第二个问题，国外的公司可以无效该国内抢注人，其抢注行为已经构成了《商标法》第15条，代理人抢注的行为，应予以无效。无效申请人一般来说是国外公司，贵司如果想作为利害关系人进行无效申请，需要国外公司与贵司有利害关系的证明，比如被许可人。

第三个问题，我觉得需要具体情况具体分析，确实是国外商标注册证相同的商标，确实是一开始就有授权定牌加工的委托书，我认为可以向海关提出异议。

3.我们公司专利被侵权，应该怎么固定证据？

黄悦波律师：专利侵权中最大的争议点一般不是如何固定证据的问题，一般是该专利是否权利稳定的问题，很多专利侵权诉讼过程中都会有一个原告专利权是否无效的问题。固定证据一般都用公证处公证或网页公证就可以了。

4.想在国外注册本公司的商标，找一些当地的代理事务所是否为有效途径？

卢璐律师：首先要区分当地国家的商标权是使用制还是注册制，需要了解当地的商标法。其次，推荐比较大型的代理机构，在全世界很多国家及地区都有办事处，找到一家就可以在很多国家注册，相对正规有保障。但注册新商标是一个长期、复杂的过程且具有不确定因素，因此无法保证一定可以注册成功。

5.如果一个作品是在下班时间完成的，这个作品是属于自己还是公司的？

毛爱东律师：正常是属于公司的。这里涉及到职务作品和法人作品的界定，不管是上班或下班时间完成的，如果是员工职责范围内或与所在单位的正常业务直接相关的，都属于职务作品，权益是属于公司，除非有特别约定。

6.公司的俄罗斯客户为其代理商，以帮助贵司维护知识产权为由，在俄罗斯抢注了公司的商标，请问两个问题：1、如何应对上述情况，是协商解决还是选择法律途径维权；2、客户以俄罗斯注册的公司商标委托国内厂商代工，公司可否认为客户和代工厂商的行为构成侵权？

王进律师：第一个问题，基于不同的背景，选择不同的解决途径。如与俄罗斯客户协商，可以要求受让其注册的商标，并支付合理的转让费；如判断客户是恶意抢注，可以委托俄罗斯的商标代理机构或知识产权律师根据在先使用原则，主张客户的注册商标无效宣告。第二个问题，在客户的注册商标未转让或未被宣告无效的前提下，客户是可以以俄罗斯注册的公司商标委托国内的其他厂商代工，对该种情形是否构成侵权，目前在国内司法实践中是存在争议的，通行理解是：如客户委托代工的环境是封闭运行的，则客户和代工厂商的行为不构成侵权。

应振芳律师：收到竞争对手的专利侵权警告函，必须引起高度重视，可以从以下几个方面做好应对。第一，无论警告函是否载明竞争对手的专利情况，都尽可能检索竞争对手全球所有的有效专利，判断哪一些专利可能对公司生产经营造成阻碍；第二，可以委托专业的律师事务所或其他代理机构，针对公司生产的产品或使用的方法是否侵犯竞争对手的专利权做一个全面的分析，并出具分析意见；三，如预判公司产品或方法可能构成侵权，可以考虑采取另外的技术路径，或者采取规避设计方案，应对可能的专利侵权，上述另外技术路径或规避设计方案仍需律师事务所或其他代理机构出具专业的分析意见。

王晓艳律师：印度商标申请流程相对复杂繁琐，耗时较长，通常需要2-5年，若被驳回可能需要参加听证甚至多轮听证。建议耐心地积极地采取行政救济途径，参加驳回复审程序，提交一些能够反映企业商标的设计理念以及具体的独特的含义的说明，如果有在先使用商标的情形并且该商标在印度有一定影响力的话，尽可能多提交一些使用和知名度的证据，用以提升商标的显著性，以证明申请的商标与引证商标存在较大差异，不会使公众产生混淆或误认。

王晓艳律师：第一，生产前要进行知识产权检索。通过查询海关网站、商标网、专利局网站等查询知识产权权属以及是否可能存在侵害他人知识产权的情况后，再决定是否生产。或可要求外方提供知识产权权属证明。第二，进出口合同审查修改。让外商在合同中确认知识产权归属，并在合同条款中转嫁赔偿风险，并要求外商承担因侵权而支出的合理费用。第三，订立合同前对外商进行尽职调查。查询外商的资信以及是否存在侵权历史。第四，在国外或国内发生侵权诉讼时应积极应对，切不可置之不理，应当积极应诉，争取胜诉或和解，避免产生更为不利的法律后果。

张鑫工程师：请关注浙江省应对技术性贸易壁垒信息服务平台（网站：http://www.zjtbt.org/），浙江省对外贸易公共服务平台外贸预警专题（http://www.zjmade.cn/ecloud/plat/BRIndex.html）；或关注微信公众号：标准化与市场准入。

朱海成律师：根据世贸组织反倾销协议的规定，任何最终反倾销税，均应自征收之日起，或自涉及对反倾销和损害同时复审的最近一次行政复审之日起5年内终止。“日落复审”将决定反倾销措施是继续维持还是取消，企业还是要积极参与反倾销“日落复审”，这也是企业和产品重新回到欧盟市场的机遇，是打破反倾销裁定的转折关键。

傅东辉律师：由于不承认市场经济地位，现在美国对产品价格的比较不是用中国大陆的内销价和出口美国的价格相比，而是选取一个第三方国家，以前选用印度较多，最近选泰国较多。用原材料在泰国海关的进口价格加上泰国的人工和制造成本，再加上合理的利润。可以先通过国内的律所等机构对国际市场价格进行测算，选取一个国家或者多个国家测算国际平均价格，再确定企业自己的出口价格。